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14 janvier 2009 : Droit des marques ( texte déposé au sénat - première lecture )

 

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N° 159

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 janvier 2009

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du traité de Singapour sur le droit des marques,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. - PRÉSENTATION :

Le traité de Singapour sur le droit des marques, négocié sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a été adopté à Singapour, le 27 mars 2006, en vue de réviser le traité sur le droit des marques de 1994 (TLT)1(*) qui harmonise et simplifie les procédures administratives nationales en matière de dépôt et d'enregistrement des marques. Il inclut un règlement d'exécution, ainsi qu'une résolution relative à l'assistance technique, facilitant la mise en oeuvre du traité dans les pays les moins avancés.

Cette révision traduit la volonté de prendre en compte de l'évolution des techniques, de poursuivre la simplification des formalités, et de procéder à une harmonisation avec les dispositions analogues du traité sur le droit des brevets (PLT) adopté par les États membres de l'OMPI (1er juin 2000).

Cinquante-quatre États, dont la France, ont signé le traité de Singapour sur le droit des marques et plusieurs l'ont déjà ratifié (Singapour, États-Unis, Australie...). Ce traité entrera en vigueur le 16 mars 2009 après que dix États ou organisations intergouvernementales l'ont ratifié (article 28).

L'entrée en vigueur de ce traité aura un effet bénéfique pour les entreprises françaises qui souhaitent protéger leurs marques à l'étranger. En imposant certaines règles fondamentales et en réduisant les exigences formelles qui peuvent être prévues par les offices de propriété industrielle, il simplifie les démarches des titulaires de marques.

Le présent traité comporte trente-deux articles et son règlement d'exécution dix règles. Il est applicable aux demandes de marques qui sont déposées auprès de l'office, ou auprès de l'office d'une Partie contractante, quelle que soit la nationalité du déposant. Il inclut également des dispositions institutionnelles, par la création d'une assemblée, où chaque Partie contractante est représentée.

II. - PRINCIPALES DISPOSITIONS :

1° Modifications d'ordre institutionnel

D'importantes modifications ont été apportées au cadre institutionnel actuel. La principale tient à la création d'une assemblée (article 23) qui aura notamment le pouvoir de modifier le règlement d'exécution, soit à la majorité des trois-quarts des votes exprimés, soit à l'unanimité (article 22), sans le recours à une conférence diplomatique.

2° Élargissement du champ d'application du traité

Alors que le TLT de 1994 restreignait son application aux seules marques consistant en un signe visible, le nouvel article 2.1 prévoit que le bénéfice des dispositions du traité peut être invoqué par le titulaire de tout type de marque, dès lors qu'elle est susceptible d'être enregistrée au regard de la législation de la partie contractante.

Les nouveaux paragraphes ix à xii de l'article 3 relatif à la demande de marque renvoient au règlement d'exécution s'agissant des éléments supplémentaires qui peuvent être exigés pour certains types de marques. Trois nouvelles dispositions ont été insérées dans le règlement d'exécution à la règle 3. Elles concernent les marques revendiquant une couleur, les marques constituées par un hologramme, les marques de mouvement, les marques de couleur, les marques de position et les marques consistant en un signe non visible.

Ces nouvelles dispositions n'obligent pas les Parties contractantes à mettre en place une protection pour ces nouveaux types de marques mais énumèrent les éléments supplémentaires qu'elles peuvent exiger lorsqu'elles acceptent de les protéger. Le cadre juridique français actuel, notamment l'arrêté du 31 janvier 1992 (Journal officiel de la République française n° 44 du 21 février 1992, p. 2701), est déjà conforme à ces nouvelles exigences.

3° Précisions relatives aux mandataires habilités à agir dans le cadre d'une procédure devant l'office

Le nouvel article 4.1 apporte des précisions quant aux mandataires habilités à agir dans le cadre d'une procédure devant l'office. Ainsi, il peut être spécifiquement exigé qu'il soit spécialisé dans le domaine des marques et qu'il ait une adresse sur le territoire de la Partie contractante. Au regard de la nouvelle règle 4.1, l'adresse du mandataire est considérée comme le domicile élu sur le territoire de la Partie contractante.

4° Introduction de dispositions relatives aux communications

L'introduction d'un article 8 relatif aux communications constitue l'un des principaux apports du traité de Singapour sur le droit des marques dans la mesure où cette disposition permet de prendre en considération les nouveaux modes de communication, tels que le dépôt électronique. Sa rédaction, extrêmement souple, laisse toute latitude aux Parties pour choisir le mode de transmission des différents documents (voie électronique, voie papier ou voie intermédiaire).

Par ailleurs, des précisions techniques ont été apportées dans le règlement d'exécution, grâce à l'insertion d'une nouvelle règle 6. En particulier, la règle 6.6 permet d'exiger l'utilisation d'un système d'authentification pour toute communication électronique. Cette rédaction respecte les exigences en matière d'authentification de signature électronique prévues par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil.

5° Obligation pour les offices de prévoir des mesures de sursis

Le nouvel article 14 vise à imposer aux offices de propriété industrielle la mise en place de mesures de sursis. Deux types de mesures sont prévus :

- les mesures de sursis avant l'expiration d'un délai : il s'agit d'une simple possibilité pour les Parties contractantes, le titulaire pouvant solliciter une prolongation de délai avant l'expiration du délai initialement accordé ;

- les mesures de sursis après l'expiration d'un délai : les Parties contractantes sont tenues de prévoir au moins l'un des trois types de sursis après l'expiration du délai : prorogation, poursuite de la procédure, rétablissement des droits.

À cet égard, la règle 9 du règlement d'exécution, précise les conditions de présentation des demandes de sursis, concernant la forme et le délai.

Par ailleurs, selon l'article 14.3, les Parties contractantes peuvent prévoir que certains des délais énumérés à la règle 9.4 n'entreront pas dans le champ des délais dont l'inobservation pourra être rattrapée par une mesure de sursis : délai pour la présentation de la requête en restitutio in integrum, pour le paiement de la taxe de renouvellement, pour l'accomplissement d'un acte devant une commission de recours, pour un acte de la procédure d'opposition. L'article 14.4 permet d'exiger une taxe de recours.

Le régime français prévoit expressément la possibilité d'un rétablissement des droits en cas d'inobservation d'un délai fixé par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) (articles L. 712-10 et R. 712-12 du code de la propriété intellectuelle). Aucune modification du code de la propriété intellectuelle n'est donc requise.

6° Incorporation de dispositions relatives aux licences de marques

Les articles 17, 18, 19, 20 ainsi que les règles 1 et 10 reprennent la « recommandation commune concernant les licences de marques », adoptée par l'assemblée générale de l'OMPI en septembre 2000.

L'article 17 et la règle 10.1 et 2 fixent des prescriptions que les Parties contractantes peuvent exiger du demandeur, lors de la présentation d'une requête en inscription d'une licence. Les exigences de la loi française concernant l'inscription d'une licence se situent en dessous du niveau de celles qui peuvent être fixées conformément au futur traité révisé et ne nécessitent donc pas de modifications du cadre législatif français.

L'article 18 et la règle 10.3 et 4 concernent la requête en modification ou en radiation de l'inscription d'une licence et ne suscitent pas de difficulté.

L'article 19 décrit l'absence d'effet du défaut d'inscription d'une licence sur :

- la validité de l'enregistrement de la marque ou sa protection ;

- le droit pour le preneur de licence d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d'obtenir ses dommages et intérêts ;

- la prise en compte de l'usage de la marque effectué par le preneur de licence permettant au titulaire de la marque d'échapper à la déchéance.

En France, seul le licencié inscrit peut intervenir dans une procédure en contrefaçon. L'article 19.2 implique un changement du cadre législatif français. Par conséquent, l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle sera modifié en vue de prévoir la possibilité pour le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, d'intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. La France n'a pas l'intention de recourir à la possibilité offerte par l'article 29.2 du traité d'émettre une réserve sur ce point.

7° Création de nouveaux formulaires types internationaux

De nouveaux formulaires concernent les procédures d'inscription, modification ou radiation de licence de marques ont été adoptés et devront être traités par l'INPI de la même façon que les formulaires CERFA (article 8.5 TLT 2).

Telles sont les principales observations qu'appelle le traité de Singapour sur le droit des marques qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du traité de Singapour sur le droit des marques, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du traité de Singapour sur le droit des marques (ensemble le règlement d'exécution et la résolution), adopté à Singapour le 27 mars 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 14 janvier 2009

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

* 1 Ratifié par la France le 15 septembre 2006